Conversione marchi collettivi: scadenza 23 marzo 2020 – pena decadenza
Il 23 marzo 2020 è il termine ultimo per la presentazione delle domande di conversione dei marchi collettivi esistenti nei nuovi marchi collettivi o marchi di certificazione, pena la decadenza del marchio collettivo esistente.
A tal riguardo alleghiamo la circolare del Mise – UIBM, con le istruzioni operative per la conversione del marchio collettivo, registrato secondo la normativa previgente, in marchio collettivo o di certificazione ai sensi della nuova disciplina introdotta dal D.lgs. 15/2019 che attua il pacchetto marchi. Come disposto dall’articolo 33 del citato decreto, entro il 23 marzo del 2020, tutti i titolati di marchi collettivi registrati dovranno presentare domanda per la conversione degli stessi in marchi collettivi o di certificazione come ridefiniti dal D.Lgs. 15/2019. La domanda dovrà essere corredata dal regolamento d’uso aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall’istante.
Ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono dalla data di deposito della domanda di conversione.
Vi segnaliamo che, come previsto dal comma 5 dell’art. 33 del Decreto legislativo, in caso di mancata presentazione della domanda di conversione il marchio decadrà a decorrere dalla termine per la presentazione della domanda di conversione.
Per la conversione dei marchi collettivi esistenti, dovrà essere presentata una domanda di conversione ex art. 157 del DLgs. 30/2005, con il relativo regolamento d’uso che indichi anche ” i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo (…)”.
A tal riguardo, l’elencazione dei beni e servizi può ricalcare quella della domanda già presentata a suo tempo. Quindi si può fare riferimento sia alla classificazione di Nizza, sia alle classe merceologica, sia alla tipologia, riassumendo i beni e servizi anche per sommi capi. Non è quindi richiesto un elenco dettagliato di ciascun bene o servizio per la conversione e futura registrazione del marchio collettivo.
Poiché si tratta di conversione, la domanda deve limitarsi agli stessi beni e servizi già inclusi nella precedente domanda di registrazione o a beni e servizi oggetto di successive integrazioni, sempre usando la metodologia di elencazione già usata. Nella conversione non si possono includere nuovi beni e servizi che non siano già rappresentati dal marchio collettivo convertito.
Anche la rappresentazione grafica deve essere identica al marchio collettivo già registrato.
Occorre invece porre attenzione al soggetto legittimato a essere titolare del marchio collettivo nuovo, perché l’art. 11 del CPI limita tale diritto solo a: “persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.” Il termine associazione deve essere inteso in senso ampio, tale da comprendere forme organizzative diverse, purché caratterizzate da un assetto associativo.
Circolare n. 607 Disposizioni conversione segno marchiocollettivo o marchiodicertificazione (1).pdf|